論文摘要 專利充分公開是專利權(quán)人獲取專利權(quán)時應履行的法定義務，專利公開不充分也是否定專利權(quán)人權(quán)利的法定理由之一。本文通過對我國專利法律法規(guī)充分公開判斷標準“清楚”、“完整”和“能夠?qū)崿F(xiàn)”，及美國的專利充分公開判斷標準相關(guān)制度的分析，并將兩國專利充分公開法律制度進行比較，對專利充分公開判斷基礎(chǔ)、判斷標準的差異等問題進行探究，對完善我國相關(guān)法律制度提出借鑒意見。

　　論文關(guān)鍵詞 專利 充分公開 權(quán)利要求書 “能夠?qū)崿F(xiàn)”

　　專利一詞包含“獨占”與“創(chuàng)新”兩重含義。其中，“獨占”是指國家授予專利權(quán)人在一定期間以及區(qū)域范圍內(nèi)，允許其以排他的方式實施其發(fā)明創(chuàng)造的一項權(quán)利。專利契約論認為，專利實質(zhì)上是專利權(quán)人和代表不確定廣大公眾的政府達成的一份契約，以發(fā)明人向社會公布其技術(shù)為對價的契約，專利制度的本質(zhì)是以公開換保護，則“公開”就是專利權(quán)人權(quán)利專有的對價，也是其遵循該契約所應履行的義務。專利充分公開是專利領(lǐng)域公認的要件，影響著專利的法律效力。各國對專利公開及充分公開有著不同的法律法規(guī)和制度實踐，確定了不同的法定要求，其中美國在專利公開方面的要求較為特立獨行，現(xiàn)將我國與美國的相關(guān)法律制度進行比較研究。

　　一、兩國法律制度規(guī)定

　�。ㄒ唬┪覈嚓P(guān)規(guī)定
　　對于專利公開的審查，根據(jù)我國《專利法》第二十六條第三款，和《專利審查指南（2010）》實質(zhì)審查部分第二章說明書和權(quán)利要求書第2.1條的規(guī)定，歸納為三大判斷標準： “清楚”、“完整”和“能夠?qū)崿F(xiàn)”，且審查指南分別對作出了解釋說明。
　　盡管我國相關(guān)法律規(guī)定在進行專利實質(zhì)性審查時，對“充分公開”的判斷標準做出了概念式的定義和一些列舉式的說明，但在專利審查實踐中仍存在不足。
　�。ǘ┟绹嚓P(guān)規(guī)定
　　《美國專利法》第112（a）條規(guī)定：“說明書應當包括該發(fā)明及其制造與使用之方式和程序的書面描述，其以完整、清晰、簡明和準確的詞匯，使任何熟悉該技藝的相關(guān)人士能據(jù)而實施，或使與其最具關(guān)聯(lián)者能制造及使用該技藝，以及應闡述發(fā)明人或共同發(fā)明人所設(shè)想以實現(xiàn)其發(fā)明的最佳實施方式�！睋�(jù)此，美國對專利公開分別從書面描述、能夠?qū)崿F(xiàn)和最佳方式三個方面的同時加以限定，這對申請人提出了更高要求。
　　1.書面描述要求。要求專利申請人需通過書面來描述發(fā)明內(nèi)容，根據(jù)其說明書所公開的內(nèi)容，向公眾傳達以下信息：申請人在申請日已經(jīng)完成了其要求保護的發(fā)明，發(fā)明人必須充分公開發(fā)明以獲得專利權(quán)的保護。
　　2.能夠?qū)崿F(xiàn)要求。指結(jié)合說明書公開的內(nèi)容，熟悉該技藝的相關(guān)人士和最具關(guān)聯(lián)者可根據(jù)其已經(jīng)掌握的技術(shù)信息的，無需過度試驗即可制造或者使用該發(fā)明。
　　3.最佳方式要求。由美國聯(lián)邦巡回法院的判例看，在美國專利申請實踐中說明書里會出現(xiàn)一定數(shù)量的失敗例及預言例，但說明書中必須明示的最佳實施方式，就是發(fā)明人此前已經(jīng)實際完成的實現(xiàn)例。美國之所以不排斥這些失敗例和預言例的存在，是因為這些例證有可能在客觀上對所屬領(lǐng)域技術(shù)人員正確理解發(fā)明有所幫助。
　　除上述要求外，對發(fā)明充分公開的判斷基礎(chǔ)，美國的司法判例和專利審查指南中作出了明確，不僅包括說明書及附圖，還包括原始權(quán)利要求書。申請人可以通過文字、圖表、結(jié)構(gòu)式等方式充分描述其要保護的發(fā)明，凡是用于證明其已經(jīng)掌握要求保護的發(fā)明的內(nèi)容都可以在原始提交的文件中加以記載。

　　二、兩國法律制度比較

　�。ㄒ唬┏浞止_的判斷基礎(chǔ)比較
　　對于專利充分公開的判斷基礎(chǔ)，常聽到“說明書充分公開”的說法，這是我國專利法學界和專利代理人慣用的術(shù)語，一般理解為專利充分公開僅針對說明書，而不含權(quán)利要求書。且根據(jù)徐棣楓教授指出“權(quán)利要求的功能是界定專利的范圍而非公開發(fā)明”。但在我國實踐中，國家知識產(chǎn)權(quán)局公布的說明書也包括權(quán)利要求書，這樣一來“充分公開”的判斷基礎(chǔ)就不明確了，美國的司法實踐與我國較為不同。
　　在美國，權(quán)利要求（claims）并不是獨立文件，而是屬于說明書的末尾部分，有別于我國專利法中的獨立的“權(quán)利要求書”。雖然美國的學界對于充分公開的判斷基礎(chǔ)也曾存在過爭議，但在1940年，美國法院在“McBride v. Teeple”一案中指出，“一個基本知識是，最初提出的專利申請文件中包含的權(quán)利要求可以被視為申請披露的一部分，”據(jù)此，美國法院認可原始提出的權(quán)利要求構(gòu)成原始公開的一部分，美國的判例作為法律的組成部分，其專利法判例中所確立充分公開的判斷基礎(chǔ)不排除權(quán)利要求，也相應明確的美國司法實踐中專利充分公開的判斷基礎(chǔ)。并且，美國《專利審查程序指南》（MPEP）也確立了該規(guī)定，MPEP第608節(jié)在規(guī)定公開時也包含了權(quán)利要求。
　�。ǘ┏浞止_判斷標準比較
　　1.法定要求間的關(guān)系。兩國的判斷標準都有三個方面的要求，在我國這三大標準一般被認為是并列的關(guān)系，是專利充分公開必須同時滿足的三個條件。美國三標準也是并行存在的，其中與我國較為相似的是“書面描述”和“能夠?qū)崿F(xiàn)”的這兩方面要求，這是在Ariad Pharmaceuticals， Inc. v. Eli Lilly and Co.一案中，上訴法院所確認的判斷標準要求。美國聯(lián)邦巡回上訴法院肯定了《美國專利法》第112（a）條中的“書面描述”和“能夠?qū)崿F(xiàn)”是兩個獨立的要求，如果一個專利沒有滿足其中任何一個要求，專利都會被無效。但在此案之前，對這兩大標準之間的相互獨立性也存在過爭議，而該案的判決書明確的將充分公開的判斷要求，從《美國專利法》第112（a）條的語言表述上提煉出來，不僅說明書應當含有發(fā)明的書面面試，而且發(fā)明的能夠?qū)崿F(xiàn)與書面描述要求的獨立性并不沖突。
　　2.“書面描述”與“清楚、完整”。美國在“書面描述”要求不僅針對說明書的語言和詞匯，還進一步指出該說明書要能夠證明申請人在提出專利申請時已經(jīng)擁有了該發(fā)明。筆者認為，這一表述顯示出美國在對專利充分公開時的書面要求高于我國“清楚、完整”，即“書面描述”標準還包含了說明書的描述是否能夠讓所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員認識到發(fā)明人已經(jīng)完成了其權(quán)利要求中要求保護的發(fā)明，這且對“能夠?qū)崿F(xiàn)”存在著一定影響。而我國并未將“申請人在提出專利申請人時已經(jīng)擁有了該發(fā)明”或者“已經(jīng)完成了權(quán)利要求中要保護的發(fā)明”，作為專利充分公開的判斷原則，但在審查實踐中卻出現(xiàn)了以此為由判定專利公開不充分而做出專利無效的決定。
　　基于“申請日時未完成”的發(fā)明與“不能實現(xiàn)”的發(fā)明的概念的差異，會出現(xiàn)如下情況：（1）符合“書面描述”所有條件且“能夠?qū)崿F(xiàn)”的申請；（2）申請滿足“書面描述”的其他條件，但申請人并未擁有該發(fā)明（申請人書面描述出發(fā)明的具體技術(shù)方案，但申請日時并未真正完成技術(shù)方案所需的實驗，發(fā)明能否實現(xiàn)不可預測）；（3）“能夠?qū)崿F(xiàn)”但不滿足書面描述要求的情形。區(qū)分不同情況后專利充分公開的法定要求則細化，從而關(guān)系到專利是否有效的判斷，對權(quán)利人而言，他們可以有針對性的采取救濟方式。

　　3.“能夠?qū)崿F(xiàn)”的判斷。與我國“能夠?qū)崿F(xiàn)”的所規(guī)定過于抽象不同，美國采用的是過度實驗的標準，且其通過判例將標準更加明確化。美國的專利審查司法實踐認為判定能夠?qū)崿F(xiàn)如果需要進行實驗，其進行實驗本身是無可厚非的，但是實驗是否過度則是判定能夠?qū)崿F(xiàn)的關(guān)鍵點所在，即如果一個發(fā)明中的技術(shù)方案是能夠?qū)崿F(xiàn)的，但是所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員在實現(xiàn)其技術(shù)方案過程的實驗中，需要花費大量的精力與資源，那么這個時候即便技術(shù)方案是能夠?qū)崿F(xiàn)，但是對于整個專利申請文件公開而言應該是不充分的。
　　美國最高法院在Mineral Separation. v. Hyde案中表明了能夠?qū)崿F(xiàn)的判定標準是：實施發(fā)明所需的實驗是否過度或者不合理。同時聯(lián)邦巡回上訴法院還指出實驗不能過度是判定能夠?qū)崿F(xiàn)的唯一適用標準。同時在美國的判例中，對過度實驗的這一概念還進行了進一步的解釋，比如指出實驗量僅僅需要考量一個因素而已，如果需要進行的實驗量是正常的或所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員在得到了足夠的指導又或說明書就實驗的方向提供了相當?shù)闹敢騿l(fā)，實驗量即使比較大或者超出了常規(guī)量，也可以被認為是能夠?qū)崿F(xiàn)的。
　　4.“最佳方式要求”的存在。這是美國與我國的判斷要求最突出差異，其要求申請人公開實施發(fā)明的最佳方式。美國《專利審查程序指南》2165節(jié)對最佳方式提出了主、客觀兩步測試的具體要求：其一，主觀上，必須確定申請被提交時發(fā)明者擁有發(fā)明的最佳實踐方式，這考察的是發(fā)明者的主觀精神狀態(tài)。其二，客觀上，發(fā)明者擁有的該最佳方式是否在說明書中公開了其能夠使得所屬領(lǐng)域技術(shù)人員得以實踐，這是考察的是發(fā)明人專利公開的客觀狀態(tài)。由此可見，該要求與另外兩要求完全不同，一份申請滿足了“書面描述”與“能夠?qū)崿F(xiàn)”的要求，但可能可能不符合“最佳方式”要求。由于最佳方式的充分公開審查是一個事實問題，具有主觀性，沒有相對明確的客觀標準，在美國的專利審查實踐中，對于該法定要求，審查員一般不會有足夠證據(jù)懷疑說明書是否提供了最佳方式。但是，這一要求在專利訴訟程序中卻很有用，例如，一旦發(fā)現(xiàn)專利權(quán)人存在故意隱瞞最佳方式的不公平行為（Inequitable Conduct），專利權(quán)人將會喪失專利權(quán)。

　　三、我國法律制度的借鑒與完善

　�。ㄒ唬┪覈浞止_判斷基礎(chǔ)的明確
　　與美國的相關(guān)立法規(guī)定和司法判例相比，我國專利充分公開判斷基礎(chǔ)的不夠明確�！俺浞止_”的審查是否包含權(quán)利要求書，理論與實踐并不一致，筆者認為，應當靈活處理。
　　根據(jù)《專利法》第二十六條第三款與第四款，與第五十九條發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍之規(guī)定，我國專利法中權(quán)利要求書和說明書是兩個不同的文件，且這兩者有很重要的關(guān)聯(lián)性。在專利權(quán)保護中，需要依據(jù)權(quán)利要求書來確定專利權(quán)的保護范圍，審查指南也指出對權(quán)利要求的解釋有賴于說明書中對技術(shù)方案、具體實施方式等的撰寫，技術(shù)方案不清楚完整，專利的保護范圍就很難確定。因此，國家知識產(chǎn)權(quán)局在公布專利時，在充分公開判斷基礎(chǔ)不明確的前提下，采取了把權(quán)利要求書作為說明書的一部分予以公布的策略。雖然該作為有混淆這個兩個不同文件之嫌，但也是無奈之下的取舍。
　　因此，不論從專利審查角度還是專利權(quán)利保護方面看，說明書和權(quán)利要求書有一定的不可分割性，專利充分公開判斷時針對這兩者關(guān)系的處理，在立法中應當進一步明確，且充分公開的基礎(chǔ)是否包含權(quán)利要求書，法律規(guī)定和審查實踐應當具有一致性，這樣也有利于專利無效宣告程序的合法性和效率性。
　�。ǘ┪覈袛鄻藴史梢�(guī)定再理解
　　參考美國的判斷標準，我國的判斷標準相對也能夠歸納為兩方面：說明清楚、完整，以及能夠?qū)崿F(xiàn)，即針對專利申請文件的書面描述而言必須滿足 “清楚”、“完整”，與此同時要求該專利公開到“能夠?qū)崿F(xiàn)”�？梢哉f，專利申請文件不清楚或不完整會導致無法實現(xiàn)，但技術(shù)方案能夠?qū)崿F(xiàn)不必然得出專利文件清楚、完整的結(jié)論。在專利審查操作中，只要專利申請文件“清楚”、“完整”的恰到好處，該技術(shù)方案“能夠?qū)崿F(xiàn)”并不要求專利申請人需要在專利申請文件中描述盡與所有的技術(shù)細節(jié)，既已實現(xiàn)了充分公開要求的目的，該專利申請就應當被授予專利。那么，在此標準之下則不排斥這樣的情形，專利申請人可以保留某些技術(shù)細節(jié)，只要針對必要的專利技術(shù)方案的公開使得專利能夠?qū)崿F(xiàn)，便是充分公開，不能就此否認其專利的有效性，從專利的立法的目的看，在以公開為對價換壟斷假想的契約談判中，這樣的標準有利于各方利益的平衡。
　　再者，“清楚、完整”這一標準中，可以引入美國“書面描述”的法定要求里針對“申請人在申請日是否完成了發(fā)明或者說發(fā)明在申請日時是否處于已完成的狀態(tài)”的這一概念，以之完善對我國審查指南規(guī)定的“無法實現(xiàn)”的情形中的第5項列舉即所謂“不可預測”的發(fā)明的理解和判斷。
　�。ㄈ┪覈澳軌�?qū)崿F(xiàn)”規(guī)定的完善
　　分析美國“能夠?qū)崿F(xiàn)”判斷標準來看，其強調(diào)的是“僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以實現(xiàn)的”，說明書應對于其專利技術(shù)方案給予足夠的技術(shù)細節(jié)指引，而并不依靠該領(lǐng)域的技術(shù)人員再進行創(chuàng)造性勞動來實現(xiàn)。因此，具體化到我國規(guī)定的“能夠?qū)崿F(xiàn)”也應當突出這種“無須過度實驗”的標準。同時，審查指南對于“無法實現(xiàn)”的情況進行了五種列舉，對這五種情況筆者認為可以做如下劃分以更明確：（3）和（4）屬于絕對無法實現(xiàn)；（1）是屬于說明不完整所導致的無法實現(xiàn)；（2）屬于說明不清楚所導致的無法實現(xiàn)；（5）在前文提出未完成而無法實現(xiàn)。
　�。ㄋ模白罴逊绞揭蟆眱r值對我國的參考
　　就專利審查過程中判斷標準的判斷方式來看，美國的“最佳方式要求”似乎并不是特別利于操作，但美國仍將其作為專利充分公開審查的價值取向，且通過了法律判例（1962年Benger Labs. Ltd.v. R.K. Laros Co.及2001年Eli Lilly & Co. v. Barr Lab. Inc.），并最終以法律條文的形式確定下來，這讓我們對于該要求的價值進行考量，是出于專利本質(zhì)而言，對公共和私人利益之間價值平衡一種設(shè)置。該要求禁止發(fā)明人藏匿對于發(fā)明具有重要意義的技術(shù)內(nèi)容，繼而確保公眾的得到發(fā)明人掌握技術(shù)的最優(yōu)實施情況，從而在專利權(quán)期滿后使競爭者與專利權(quán)人站在同一起跑線上競爭，，我國可以借鑒和參考。

　　四、結(jié)語

　　美國的專利充分公開的判斷標準不僅從操作層面上進行了長期細致的可行性考量，價值取向上也有長期的探究，從專利審查階段到司法程序，其制度設(shè)計是一套完整的考究的體系，從而在美國科研創(chuàng)造性領(lǐng)域也發(fā)揮著充分的推動作用。通過對美國制度的研究，以期能夠?qū)ξ覈鴮＠浞止_的判斷形成更完整的思路有所啟發(fā)，在合法性基礎(chǔ)上追求合理性，以達到實務操作的普遍性和可行性。

本文編號：72001