論文摘要 由于存在注冊(cè)和使用兩種商標(biāo)取得制度，以及我國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)公開(kāi)的延遲，實(shí)踐中會(huì)產(chǎn)生像“微信案”這樣的商標(biāo)在先申請(qǐng)人與善意在后使用人之間的利益沖突。要解決這種問(wèn)題，不僅需要商標(biāo)申請(qǐng)公開(kāi)等行政配套制度的完善和高效，也有賴(lài)于法官根據(jù)不同情形加以平衡：1.商標(biāo)在先申請(qǐng)人未實(shí)際使用商標(biāo)的情形下，應(yīng)當(dāng)維護(hù)善意在后使用人的投資利益和通過(guò)勤勉經(jīng)營(yíng)而累積的商譽(yù)；2.商標(biāo)在先申請(qǐng)人和善意在后使用人都對(duì)商標(biāo)進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性的使用，且達(dá)到一定影響的，法院應(yīng)當(dāng)遵循利益平衡原則作出判決，必要時(shí)可適用商標(biāo)共存制度；3.商標(biāo)在先申請(qǐng)人惡意延遲起訴的情形下，可以參考美國(guó)商標(biāo)侵權(quán)訴訟中的懈怠抗辯制度以保證公平正義。

　　論文關(guān)鍵詞 商標(biāo)善意在后使用 商標(biāo)注冊(cè)原則 商標(biāo)使用 利益平衡

　　一、問(wèn)題的提出

　　前不久，備受公眾關(guān)注的山東創(chuàng)博亞太科技（一下簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng)博”）與騰訊公司“微信之爭(zhēng)”終于落下帷幕。創(chuàng)博于2010年11月12日申請(qǐng)“微信”商標(biāo)（指定服務(wù)為第38類(lèi)：信息傳遞等通訊服務(wù)），僅僅兩個(gè)月左右之后，2011年1月21日騰訊公司向公眾發(fā)布微信免費(fèi)即時(shí)通訊軟件的測(cè)試版；2011年8月27日商標(biāo)局初審公告創(chuàng)博的商標(biāo)申請(qǐng)，然而第三人張某于法定異議期內(nèi)提出異議，商標(biāo)局對(duì)創(chuàng)博的申請(qǐng)不予核準(zhǔn)。此時(shí)，騰訊的微信早已在公眾間流行。在商評(píng)委復(fù)審仍然碰壁之后，創(chuàng)博向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，但是法院維持了商評(píng)委的決定，拒絕核準(zhǔn)創(chuàng)博的“微信”商標(biāo)申請(qǐng)。
　　北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院作出這一判決主要是基于對(duì)“公共利益”的考慮，認(rèn)為騰訊的微信用戶至2014年11月已超過(guò)8億，已具有較高的影響力和知名度，，核準(zhǔn)創(chuàng)博的申請(qǐng)會(huì)產(chǎn)生“其他不良影響”。一審法院對(duì)“公共利益”和“不良影響”的解釋引起了學(xué)界的廣泛討論，有的學(xué)者認(rèn)為一審法院對(duì)“公共利益”的解釋有誤，因而也不同意法院判決的結(jié)果，更有學(xué)者甚至認(rèn)為該判決結(jié)果是“叢林法則”、“弱肉強(qiáng)食”的體現(xiàn)；有的學(xué)者不同意法院的法律適用和法律推理過(guò)程，但是認(rèn)為不支持創(chuàng)博而保護(hù)騰訊的結(jié)果是合理的。
　　筆者也無(wú)法認(rèn)同一審法院的說(shuō)理，但是同意維護(hù)騰訊公司“微信”的結(jié)果。大多數(shù)的學(xué)者主要是從法院對(duì)“公共利益”的不當(dāng)解讀的角度對(duì)法院進(jìn)行反駁，但是，筆者認(rèn)為，將利益的天平向在后使用人騰訊傾斜的根本原因在于騰訊的善意和通過(guò)使用使公眾對(duì)“微信”和騰訊建立起了聯(lián)系，在先申請(qǐng)人創(chuàng)博并沒(méi)有商標(biāo)法意義上地實(shí)質(zhì)使用“微信”這一商標(biāo)。
　　新《商標(biāo)法》第五十九條對(duì)通用名稱(chēng)的正當(dāng)使用、描述性合理使用、以及善意在先使用的規(guī)定是第三次修法的一大亮點(diǎn)，加上第三十二條在先權(quán)利之限制和對(duì)惡意搶注的規(guī)定、第四十九條商標(biāo)權(quán)放棄的“撤三”規(guī)定、第六十四條對(duì)賠償?shù)摹叭陜?nèi)未實(shí)際使用”抗辯和銷(xiāo)售商合理來(lái)源抗辯等，可以說(shuō)，新《商標(biāo)法》對(duì)在先注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的限制制度的規(guī)定已初步形成體系，是修法的一大成就，但是并不算完善，“微信案”就提醒了我們，在先申請(qǐng)人和善意在后使用人之間的矛盾正是我們立法上的一個(gè)漏洞，亟待我們的進(jìn)一步探索。

　　二、 問(wèn)題的成因

　�。ㄒ唬┫壬暾�(qǐng)?jiān)瓌t的絕對(duì)化
　　商標(biāo)權(quán)的取得制度主要分為先使用原則和先申請(qǐng)?jiān)瓌t，前者主要又英美法系國(guó)家采用，后者則流行于大陸法系國(guó)家，但是無(wú)論是奉行哪種原則的國(guó)家，對(duì)這兩種取得方式的運(yùn)用都不是絕對(duì)化的。商標(biāo)的靈魂在于“使用”，如果先申請(qǐng)注冊(cè)了商標(biāo)而較長(zhǎng)時(shí)間不投入實(shí)際使用，不僅白白利用了國(guó)家的公示制度，浪費(fèi)國(guó)家資源，而且是對(duì)商標(biāo)資源的搶占和浪費(fèi)，阻礙了他人對(duì)該商標(biāo)權(quán)的取得，如果他人并不知情，雖未申請(qǐng)注冊(cè)但是投入了人力、財(cái)力和心血去勤勉地經(jīng)營(yíng)商標(biāo)，在此時(shí)申請(qǐng)人向其主張權(quán)利要求賠償，那么后來(lái)者的所有付出起步付之東流？因此，為避免商標(biāo)注冊(cè)制度被別有用心的人利用，成為牟利的工具，在奉行先申請(qǐng)?jiān)瓌t的同時(shí)，我國(guó)還同時(shí)規(guī)定了對(duì)商標(biāo)權(quán)的限制制度，以維護(hù)商標(biāo)實(shí)際使用人對(duì)商標(biāo)的投資和經(jīng)營(yíng)。先使用制度意味著最先實(shí)際使用商標(biāo)并使得消費(fèi)者將該商標(biāo)與相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)生聯(lián)系和認(rèn)知的經(jīng)營(yíng)者取得商標(biāo)權(quán)，這似乎更加符合商標(biāo)法的基本精神，但是為了便于確權(quán)、保護(hù)和管理，美國(guó)也并不排斥商標(biāo)注冊(cè)，非但不排斥，而且非注冊(cè)商標(biāo)還被視為與注冊(cè)商標(biāo)處于平等地位。
　　商標(biāo)在先申請(qǐng)人與善意在后使用人之間的沖突的解決，實(shí)質(zhì)上是商標(biāo)申請(qǐng)取得方式和使用取得方式之間的協(xié)調(diào)問(wèn)題。然而，由上文的分析可知，申請(qǐng)取得方式和使用取得方式是可以共存的、互補(bǔ)的，兩大法系之間的差異也越來(lái)越小，呈現(xiàn)出互補(bǔ)、融合的趨勢(shì)。僵化地奉行先申請(qǐng)?jiān)瓌t而無(wú)視善意使用者的利益，有違商標(biāo)法的基本原理。我國(guó)的立法者在選擇先注冊(cè)原則之后，并沒(méi)有針對(duì)這一原則可能的負(fù)面影響采取周全的應(yīng)對(duì)措施 。規(guī)定了善意在先使用制度只是一小步，我國(guó)的立法和司法實(shí)踐還需要探索對(duì)善意在后使用人利益的保護(hù)。
　�。ǘ� 申請(qǐng)商標(biāo)公開(kāi)的無(wú)效率
　　我國(guó)立法者當(dāng)初選擇先注冊(cè)原則，除了與其他大多數(shù)國(guó)家一樣，考慮到以商標(biāo)公示制度方便確權(quán)、減少管理成本，還有一個(gè)重要的考量就在于鼓勵(lì)注冊(cè)。然而，近日國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，2014年，商標(biāo)局共受理商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)228.5 4萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)21.47%，再創(chuàng)歷史新高，截至2014年底，我國(guó)累計(jì)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)量1552.67萬(wàn)件，累計(jì)商標(biāo)注冊(cè)量1002.75萬(wàn)件，商標(biāo)有效注冊(cè)量839萬(wàn)件，繼續(xù)保持世界第一 ，可見(jiàn)，我國(guó)國(guó)民對(duì)于商標(biāo)保護(hù)的意識(shí)并不薄弱，而且大部分的經(jīng)營(yíng)者都會(huì)積極地申請(qǐng)注冊(cè)以獲得來(lái)自公權(quán)力的認(rèn)可與保護(hù)，那么為什么實(shí)踐中還是會(huì)出現(xiàn)在先申請(qǐng)人與在后使用人之間的沖突的案件呢？很大一部分是由我國(guó)申請(qǐng)商標(biāo)公開(kāi)的無(wú)效率所導(dǎo)致。再完善的制度設(shè)計(jì)也需要高效的執(zhí)行才能發(fā)揮價(jià)值，否則就會(huì)變成一紙空文，我國(guó)再實(shí)行先申請(qǐng)制度的同時(shí)對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)的公開(kāi)卻通常長(zhǎng)達(dá)3到6個(gè)月，這實(shí)在令人感到遺憾。創(chuàng)博的申請(qǐng)日與騰訊對(duì)“微信”測(cè)試版的發(fā)布日之間相隔不到三個(gè)月的時(shí)間，騰訊在發(fā)布時(shí)是無(wú)法檢索到創(chuàng)博的申請(qǐng)的，因此，我們可以推定騰訊是善意的。雖然騰訊公司對(duì)于自身一直使用“微信”這一未注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)該預(yù)見(jiàn)到一定的風(fēng)險(xiǎn)，騰訊公司對(duì)于自身企業(yè)商標(biāo)戰(zhàn)略方面還是存在一定失誤的。但是，為了方便確權(quán)、便于訴訟中證據(jù)的收集，筆者建議，司法者可以考慮向商標(biāo)局確定發(fā)布創(chuàng)博商標(biāo)申請(qǐng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，然后調(diào)查在當(dāng)時(shí)騰訊公司是否已經(jīng)通過(guò)對(duì)商標(biāo)的實(shí)質(zhì)性使用而使得“微信”這一在即時(shí)通訊系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)缺乏了一定顯著性的商標(biāo)獲得了“第二含義”，如果果真如此，那么本案的結(jié)果就不言自明了。

　　三、兩者間利益沖突的平衡

　　有學(xué)者認(rèn)為：《商標(biāo)法》對(duì)于“申請(qǐng)日”、“使用日”時(shí)間節(jié)點(diǎn)的制度設(shè)置在實(shí)踐中是不具有彈性的，此制度確保了善意的在先申請(qǐng)無(wú)需讓渡于在后使用 ，筆者對(duì)此不敢茍同。如前訴述，商標(biāo)的生命力在于“使用”，而注冊(cè)制度是一種行政上的確認(rèn)，是國(guó)家權(quán)力服務(wù)于商標(biāo)私權(quán)的一種政策性工具，這也是學(xué)界的通說(shuō)，因此注冊(cè)和使用都有值得保護(hù)的理由。兩者之間的利益應(yīng)如何平衡，應(yīng)區(qū)分不同的情形具體分析：
　�。ㄒ唬� 在先申請(qǐng)人未實(shí)際使用商標(biāo)
　　商標(biāo)在先申請(qǐng)人未實(shí)質(zhì)使用商標(biāo)，善意在后使用人對(duì)商標(biāo)進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性的使用，并達(dá)到一定影響的，我們應(yīng)該維護(hù)后者的投資利益和通過(guò)勤勉經(jīng)營(yíng)而累積的商譽(yù)。
　　有學(xué)者認(rèn)為，維護(hù)在后使用人的利益是對(duì)我國(guó)先申請(qǐng)制度的突破，有損法律的穩(wěn)定性。創(chuàng)博公司對(duì)于“微信”商標(biāo)尚未注冊(cè)，但無(wú)論從主觀角度還是客觀角度，其申請(qǐng)行為依據(jù)法律應(yīng)當(dāng)產(chǎn)生獲得注冊(cè)的結(jié)果，不予核準(zhǔn)創(chuàng)博公司對(duì)于“微信”商標(biāo)，損害其期待利益的同時(shí)必然損害公眾（包括微信的數(shù)億用戶）對(duì)于法律的穩(wěn)定預(yù)期和信賴(lài)?yán)?。然而，對(duì)此筆者持不同看法。向公眾使用商標(biāo)與商標(biāo)申請(qǐng)的公開(kāi)一樣，都能達(dá)到公示的效果，都有一定的公示公信力，而這兩種手段能夠產(chǎn)生商標(biāo)權(quán)的基礎(chǔ)正在于其公示公信力；這一共同基礎(chǔ)決定了在商標(biāo)使用原則之下可以而且應(yīng)當(dāng)承認(rèn)商標(biāo)使用原則，承認(rèn)商標(biāo)使用原則不會(huì)在根本上動(dòng)搖商標(biāo)注冊(cè)原則和注冊(cè)制度 。商標(biāo)申請(qǐng)人在向商標(biāo)局提出申請(qǐng)之后的期待利益止于取得國(guó)家公權(quán)力的確認(rèn)，申請(qǐng)行為并不代表著可以一勞永逸、坐吃山空，只有實(shí)質(zhì)性地使用商標(biāo)，使消費(fèi)者對(duì)商標(biāo)與商品或服務(wù)之間的聯(lián)系建立認(rèn)知，才能真正“保住”商標(biāo)權(quán)。
　�。ǘ﹥烧叨歼M(jìn)行了實(shí)質(zhì)性使用
　　商標(biāo)在先申請(qǐng)人和善意在后使用人都對(duì)商標(biāo)進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性的使用，且達(dá)到一定影響的，法院應(yīng)當(dāng)遵循利益平衡原則作出判決，必要時(shí)可適用商標(biāo)共存制度。
　　法官在進(jìn)行裁量時(shí)，應(yīng)當(dāng)將兩者對(duì)商標(biāo)的實(shí)際使用情況、已經(jīng)取得的商譽(yù)、是否構(gòu)成馳名商標(biāo)、對(duì)商標(biāo)價(jià)值的評(píng)估、在后使用人對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)信息進(jìn)行檢索的延遲情況和延遲原因、消費(fèi)者或相關(guān)公眾已經(jīng)建立起來(lái)的聯(lián)系和認(rèn)知、對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生誤導(dǎo)的可能性等因素加以考慮，必要時(shí)，可以適用商標(biāo)共存制度以更好地維護(hù)雙方經(jīng)營(yíng)者的利益。應(yīng)當(dāng)注意的是，為維護(hù)在先申請(qǐng)人對(duì)先申請(qǐng)?jiān)瓌t的合理的期待利益，以及為了避免本來(lái)就占有更多社會(huì)資源或商業(yè)資源從而發(fā)展更為迅猛、影響力更大的大公司取得在先申請(qǐng)的小公司的商標(biāo)利益的“弱肉強(qiáng)食”情形的出現(xiàn)，法官在權(quán)衡時(shí)，應(yīng)當(dāng)適度傾斜于對(duì)前者的保護(hù)。
　　總之，在我國(guó)新《商標(biāo)法》中的確找不到明確的法條去指引這種情形的解決，只能依靠法官結(jié)合具體案情綜合考量上述各種因素后加以衡平，以實(shí)現(xiàn)個(gè)案正義。
　�。ㄈ� 在先申請(qǐng)人惡意延遲起訴的規(guī)制
　　在商業(yè)市場(chǎng)上，還有可能出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象：有的商標(biāo)在先申請(qǐng)人在發(fā)現(xiàn)其他在后使用人對(duì)商標(biāo)進(jìn)行使用的情況之后，將其視為牟取暴利的好機(jī)會(huì)而故意不起訴，“放水養(yǎng)魚(yú)”，觀望后者對(duì)該商標(biāo)的投資、使用和經(jīng)營(yíng)情況，坐等后來(lái)者經(jīng)過(guò)苦心經(jīng)營(yíng)使得商標(biāo)取得了巨大的增值以及商譽(yù)之后，再提起訴訟主張權(quán)利，企圖搶奪別人的成果的現(xiàn)象。這種惡意延遲起訴的行為顯然是不符合公平正義精神的，而且這樣的現(xiàn)象應(yīng)當(dāng)引起我們的重視和規(guī)制。在這種情形下，可以考慮參考或引入美國(guó)商標(biāo)侵權(quán)訴訟中常見(jiàn)的懈怠抗辯制度。
　　如果商標(biāo)權(quán)人已經(jīng)知道或者應(yīng)當(dāng)已經(jīng)知道被告對(duì)其商標(biāo)進(jìn)行侵權(quán)使用，沒(méi)有正當(dāng)理由延遲主張商標(biāo)權(quán)，而且其延遲起訴的行為會(huì)給對(duì)方造成損害，此時(shí)被告可以進(jìn)行懈怠抗辯對(duì)抗商標(biāo)權(quán)人要求的法律救濟(jì)。正如在Dwinell-Wright Co. v. White House Milk Co.一案中漢德法官論述的那樣：“從原告知道被告對(duì)商標(biāo)的使用那一刻開(kāi)始，原告對(duì)阻止被告毫無(wú)作為，他只是站在一旁觀望著被告付出巨大的投資成長(zhǎng)成為大公司。僅憑這一點(diǎn)就足夠使我們不情愿去干預(yù)……他怎么可以期待我們扼殺一個(gè)它多年以來(lái)彬彬有禮地允許、甚至積極鼓勵(lì)他像芥末樹(shù)一樣成長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者呢；我們有什么理由摧毀在它的縱容和同意之下建立起來(lái)的大型企業(yè)呢；這令人難以理解�！�
　　懈怠抗辯制度在美國(guó)是一個(gè)較為古老的制度，然而我國(guó)目前并沒(méi)有引入，對(duì)美國(guó)商標(biāo)侵權(quán)訴訟中的懈怠抗辯制度進(jìn)行深入研究的文獻(xiàn)也很少。但是，我國(guó)也可以用誠(chéng)實(shí)信用原則和利益平衡原則來(lái)填補(bǔ)商標(biāo)法的規(guī)范漏洞，對(duì)在先申請(qǐng)人惡意延遲起訴的行為加以進(jìn)行規(guī)制。

　　四、 結(jié)語(yǔ)

　　商標(biāo)在先申請(qǐng)人與善意在后使用人之間的矛盾本質(zhì)上是商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)取得和商標(biāo)使用取得兩種取得制度的矛盾。要緩和或解決這兩者件的矛盾，不僅有賴(lài)于商標(biāo)申請(qǐng)公開(kāi)等行政配套制度的完善和高效，也有賴(lài)于法官根據(jù)不同情形，考量各方面因素，遵循誠(chéng)實(shí)信用原則與利益平衡原則加以平衡。只有合理地平衡兩者間的利益沖突，才能更好地貫徹商標(biāo)法維護(hù)經(jīng)營(yíng)者利益和商標(biāo)信譽(yù)以及促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宗旨。

本文編號(hào)：43852