趙晨    天津大學文法學院

摘要：近年來涉外定牌加工貿易引起的商標侵權糾紛屢見不鮮，不少中小企業(yè)因為侵犯商標專用權而遭受巨額賠償以致于破產的事情一再發(fā)生。本文在介紹定牌加工內涵的基礎上，對其所產生的商標侵權問題進行了探討，并提出了我國應有的對策。

關鍵詞：涉外定牌加工；商標侵權；對策

   定牌加工（英文簡稱OEM）是我國對外貿易的一種重要方式,在我國習慣上稱之為“貼牌”,是指企業(yè)通過接受合同委托的方式，按照委托方的要求為其生產產品并直接標注委托方的商標,所生產的產品全部由委托方包銷的生產方式。近年來,OEM已成為我國經濟增長的一大亮點,然而其中的矛盾也逐漸顯現(xiàn)，已有多家國內企業(yè)因接受定牌加工的產品上貼附的商標與國內商標權人在相同或類似商品上注冊的商標相同或近似，而被指控商標侵權，此類商標侵權糾紛已引起人們的普遍關注。

一、涉外定牌加工中商標侵權的探討——以佛山弘信公司被判侵權案為例

目前我國主要是依據《商標法》第52條以及《商標實施條例》的有關規(guī)定來認定是否構成侵權。司法實踐來看，此類糾紛中的加工方大多數被認定為侵權，例如廣東省首例涉外定牌加工商標侵權案件——佛山弘信公司被判侵權案。2004年10月，阿拉伯聯(lián)合酋長國史丹利貿易有限公司委托佛山弘信公司生產商標為“HENKEL”的鹵鎢燈。同年12月，佛山弘信公司向廣州海關履行鹵鎢燈合同的報關手續(xù)時被認定侵權，理由是“HENKEL”標識涉嫌侵犯深圳某實業(yè)有限公司已經在同類產品注冊的商標專用權。

對于佛山某公司的行為是否構成侵權，有兩種不同觀點。一種認為，佛山弘信公司未經商標權人深圳某實業(yè)公司許可，，在其享有知識產權的地域內生產、出口同類產品，違反了《商標法》與《知識產權海關保護條例》，構成侵權，應承擔法律責任。另一種認為，此種情形屬于定牌加工的法律責任問題，應考慮相關因素，不能以偏概全。我認為涉外定牌加工的產品不宜認定為侵權，理由有以下幾方面：

（一）關于商標的“使用”

我國《商標法》規(guī)定的商標侵權情形為“未經商標注冊人許可，在同一種商品或者類似商品上使用與注冊商標相同或者相似的商標的”。至于何謂“使用”，商標法未予以明確界定。我認為只有將商品投入有潛在消費者的市場才能稱作是真正商標法意義上的使用。涉外定牌加工的產品經中國海關報關出口,很顯然其并不準備在中國市場銷售,它所對應的是委托方享有商標權的國外市場。在本案例中，弘信公司作為受托方，表面上是中國制造，但這批產品和中國市場毫無關系，只是一種間接的勞務輸出。因此，對定牌加工方而言，并不是真正商標法意義上的商標使用行為。

（二）關于公眾的誤認與混淆

商標作為商品與特定生產者之間的紐帶其基本功能在于區(qū)分商品來源，從而使消費者能夠將這些產品同來自其他廠商的產品區(qū)別開來，而不至發(fā)生混淆誤認。涉外定牌加工的產品所要面對的是國外而非國內市場的消費者,產品上標注的商標未在國內市場上出現(xiàn),不可能造成國內消費者的混淆和誤認,也不會使國內消費者的利益受到任何損害。

三、我國應有的對策

（一）指導定牌加工企業(yè)創(chuàng)立自主品牌

我國雖然是第二大加工制造強國，但“中國制造”始終不是企業(yè)發(fā)展的長久之路，過分依賴國外市場，一旦發(fā)生經濟危機，加工企業(yè)的抗御能力是十分薄弱的。所以政府應該對國際定牌加工中商標使用進行行政指導，加強國際定牌加工中商標使用行為的日常監(jiān)管，積極引導企業(yè)樹立自己的品牌，加強質量管理和廣告宣傳，提高企業(yè)自主經營能力，在借助定牌加工發(fā)展的同時，通過品牌經營逐步壯大企業(yè)，從而增強核心競爭力。

（二）修改《知識產權海關保護條例》的相關規(guī)定

涉外定牌加工中商標侵權糾紛頻發(fā)，與目前我國的海關知識產權保護監(jiān)管措施有直接關系。根據我國《知識產權海關保護條例》規(guī)定，中國海關對出口的貨物承擔與進口貨物相同的強制性的知識產權保護義務。而TRIPS協(xié)議中并沒有要求其成員國在知識產權保護中對出口貨物采取與進口貨物相同的“禁令”措施。也就是說，我國現(xiàn)行《知識產權海關保護條例》在對加工貿易的知識產權保護方面所采用的標準比TRIPS協(xié)議更為嚴格。TRIPS協(xié)議只要求對有知識產權問題的進口貨物，成員國海關有權進行扣留，但并沒有要求對有知識產權問題的出口貨物進行扣留。

這種規(guī)定在世界極為少見，美國的《知識產權海關保護條例》中也沒有規(guī)定對出口貨物的盤查扣留，東南亞國家、韓國、日本等國也沒有類似的做法。因此，建議修改該條例，與TRIPS協(xié)議一致，采取較為靈活的處理方式，例如加工方如果能夠提供委托方為合法商標權人的權利證明書，且經審查在委托方所在國或者第三方銷售國不構成商標侵權的，海關就不應當扣留貨物。這樣既可以防止仿冒假冒名牌侵權產品流入國際市場，也可以保護我國涉外定牌工企業(yè)的利益。

（三）加工企業(yè)應加強對定牌加工合同的管理

缺乏合同意識是我國定牌加工企業(yè)的一個突出問題，很多企業(yè)從事定牌加工業(yè)務時不簽訂合同，而僅憑一份簡單的訂單，有的企業(yè)雖然簽訂了合同，但是并未明確雙方商標使用責任。定牌企業(yè)在開展定牌加工業(yè)務時要簽訂較詳細的定牌加工合同，簽訂定牌加工合同。其目的一方面是為了規(guī)范彼此的權利與義務關系，另一方面是為了通過定牌加工合同避免最終承擔侵權責任。因此，不管是從標準到質量，還是從付款到交貨，檢測到驗收，都應當有十分嚴格、完整的約定。總之，定牌加工企業(yè)應做好維權的事前防護，將可能發(fā)生的風險降至最低。

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